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信义观点

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信义观点 | 简化企业名称等非突出使用构成商标性使用的理解

简化企业名称等非突出使用构成商标性使用的理解

作者 | 黄明龙

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在实践中,一些经营者擅自使用他人具有一定影响力的企业名称、简称或字号,若构成混淆,权利人可依据《反不正当竞争法》主张权利。然而,若该企业名称或字号同时已被注册为商标,权利人能否进一步主张商标侵权?  

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侵害商标权纠纷审理思路图示[1]

依图示是否可以主张商标侵权核心前提是被诉行为是否属于商标性使用。商标性使用形式可以区分为突出使用和非突出使用。司法实践中,若是单独地突出使用企业名称中的字号商标,通常按照商标侵权处理;未突出使用的通常按照不正当竞争处理[2]。

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然司法实践中,非突出使用中比较典型的行为是企业名称全称的使用,但也有被法院认定为商标性使用和构成商标侵权的情形。如(2022)最高法民终312号西门子股份公司、西门子(中国)有限公司诉宁波奇某电器有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中,被告奇某电器在洗衣机产品机身上使用了“上海西门子电器有限公司”字样,被最高人民法院以标识使用在显著位置而认定为商标性使用,构成商标侵权;但在外包装和宣传活动中使用该企业全称,则被认定为属于正当使用企业名称的行为,不构成商标侵权。

非突出使用中非典型的使用情形五花八门,可以归纳为使用企业名称简称、简化使用、叙述性语句等类型。在使用企业名称简称或简化使用名称时,法院通常会以企业名称中除字号外的组成要素均不具有显著性而认定此类非突出使用行为可识别为字号的突出使用,不构成合理使用。如(2020)浙8601民初1746号杭州王星记扇业有限公司与绍兴王星记扇厂等侵害商标权纠纷案中,法院认为绍兴王星记扇厂以简化企业名称的方式使用了“王星扇”“绍兴王星记”等字样,其中“扇”是商品类别名称,“绍兴”是地理名称,只有“王星记”具有商业识别的显著性,因此被诉行为即便对是企业名称的使用,仍属于字号的突出使用,构成商标侵权。 在使用叙述性语句的案件中,如在(2018)粤03民终22689号广州广美诉深圳广尔美丽等商标侵权案中,被告深圳广尔美丽公司在其网站上对外发布的服务主体变更通知,使用“深圳广美正式更名为广尔美丽”“品牌升级深圳广美正式更名为广尔美丽医疗美容”等宣传语,旨在说明服务提供者存在名称变更行为。一审法院结合被告主观恶意和客户不存在变更事实,已经具有了识别服务来源的作用,属于商标性使用,最终从使用方式、使用背景、主观恶意等多方面进行综合判断,认定该非突出使用行为不构成合理使用,构成商标侵权。

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在西门子案件中,法院认定宣传活动中使用企业名称全称属于合理使用;在广美案件中法院反而将叙述性语句的使用行为认定为商标性使用,可知法院会结合不同使用场景下对企业名称的使用进行准确定性。可见的是否构成商标性使用的关键不在于使用的是企业全称还是简称,而在于是否满足《商标法》第四十八条规定的核心要求,既该使用是否具有识别商品或服务来源的功能。

综上,笔者认为非突出使用企业名称或简称是否构成商标侵权,本质上是如何界定“商标性使用”边界的问题。当前司法实践虽有一定共识,但仍需在个案中结合使用方式、主观恶意、混淆可能性等多重因素进行综合判断。当被诉行为中某些指示性使用、象征性使用、描述性使用等非突出使用具备恶意的真实意图表现时,被诉行为实际产生了区分商品或服务来源作用,从而转化为商标性使用,进而构成商标侵权。

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至此,虽然商标侵权强调对商标标识本身在商品或服务上的“使用行为”,即商标性使用;但他人在使用的企业名称中包含有权利人商标,特别是一些包含企业名称的叙述性语句使用行为,虽然在形式上不属于传统意义上的商标性使用,但若实际上产生了识别商品来源的功能,尤其是在权利人在企业名称不足以达到“具有一定影响力”无法主张不正当竞争时,也可以主张商标侵权,以更充分地维护权益。

参考文献:

[1] 上海高院 凌宗亮《如何审理侵害商标权纠纷案件丨办案心法》

https://mp.weixin.qq.com/s/MHwWHuiPR_6D7Pv8HG5xBw

[2] 知产前沿微信公众号 孔祥俊《混淆行为的丰富、扩展和明确——新修订《反不正当竞争法》释评之一》https://mp.weixin.qq.com/s/jYlqfGSemMohz1RwzmeoiA

[3] 黄斌,《商标性使用判定要点》【法宝引证码】CLI.A.7104095

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作者:黄明龙

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  • 黄明龙,专利代理师,有近10年的知识产权服务经验,常年为客户提供知识产权确权与维权服务。

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